Non può essere registrata come marchio comunitario la forma di una barretta
di cioccolato rettangolare in quanto essa è priva di carattere distintivo,
ritrovandosi in prodotti similari. La valutazione di distintività del marchio
deve essere fatta in base alla percezione complessiva che può averne il
consumatore, senza l’utilizzo di criteri analitici.

Il Tribunale
comunitario di prima istanza è stato investito con ricorso della industria
dolciaria statunitense Mars, ben nota anche sul mercato italiano, per essersi
vista respinta, da parte dell’Ufficio per la Armonizzazione nel Mercato Interno,
la richiesta di registrazione del marchio tridimensionale afferente al prodotto
Bounty (barretta di cioccolato) a causa dell’assenza di capacità distintiva del
marchio medesimo.
Nell’esaminare la questione il Tribunale ha ricordato
innanzitutto che ai sensi dell’art. 7(1)(b) del regolamento CE 40/1994
(applicabile all’epoca dei fatti, ma sul punto non modificato neppure
successivamente per effetto del reg. CE 207/2009) un marchio commerciale non può
essere registrato se privo di carattere distintivo, ossia della capacità di
identificare il prodotto a cui si riferisce come proveniente da un determinato
operatore e, perciò, di distinguerlo da qualsiasi altro (come richiede l’art. 4
del regolamento). Inoltre, sempre sul piano generale, tali caratteri distintivi
devono essere percepibili da parte del pubblico, ma non sulla base di un esame
analitico e di una particolare attenzione. In altri termini, la percezione da
parte dei consumatori della peculiarità del marchio deve essere di tipo
intuitivo, si potrebbe dire “a colpo d’occhio”, altrimenti il requisito della
distintività del marchio non può essere riconosciuto esistente.
Inoltre,
sebbene possa essere registrata come marchio comunitario anche la “forma dei
prodotti o del loro imballaggio” (art. 4), quanto più la forma assunta dal
marchio tridimensionale è intrinsecamente propria di quel tipo di prodotto tanto
più detta forma sarà tendenzialmente priva di capacità distintiva. Nel caso di
specie, la registrazione era richiesta per la forma allungata (rettangolare) di
un prodotto a base di cioccolato e il Tribunale ha osservato – concordemente con
quanto già concluso dall’Ufficio marchi – che tale conformazione è piuttosto
comune per quel genere di prodotti. Né i terminali arrotondati della barretta
potevano a loro volta costituire un indice sufficiente tale da differenziarla da
prodotti similari. Tanto più che il prodotto veniva venduto confezionato, sicchè
tali caratteristiche di forma erano visibili da parte del consumatore solo
successivamente all’acquisto, una volta scartato il prodotto.
Anche la
richiesta di registrazione per effetto di uso prolungato, ai sensi dell’art.
7(3) del regolamento, era stata respinta dall’Ufficio Marchi, decisione
confermata dal giudice comunitario.
Sul piano normativo è stabilito che
l’acquisizione del carattere distintivo del marchio attraverso l’uso richiede
che almeno una significativa porzione del pubblico pertinente identifichi il
prodotto come proveniente da quello specifico operatore e che ciò si verifichi
per l’intera comunità. La valutazione conseguente deve avvenire sulla base di
tutti le prove disponibili, tenendo particolarmente conto dello share di mercato
detenuto dal marchio; della diffusione geografica e della durata dell’uso;
dell’entità dell’investimento sostenuto per promuovere il marchio; della
percentuale di consumatori-bersaglio che percepiscono la distintività del
marchio; delle dichiarazioni delle Camere di Commercio o di associazioni
professionali o di sondaggi.
Nella specie si è ritenuto che la Mars non abbia
raggiunto la piena prova di quanto sopra. Con riguardo alla diffusione
territoriale risultava, infatti, che solo per alcuni degli Stati membri, che
all’epoca della richiesta di registrazione del marchio componevano la comunità,
vi era la suddetta evidenza. Per altri la Mars aveva prodotto delle tabelle
statistiche relative alle vendite, alle spese di pubblicità e alla percentuale
di mercato conquistata, che però non sono state giudicate sufficienti.
La
normativa interna, oggi rappresentata dal d.lgs. 30/2005 sulla proprietà
industriale, è conforme a quella europea, essendone una diretta filiazione.
Così, per esempio, l’art. 7 del decreto consente, per quanto qui interessa, la
registrazione come marchio d’impresa anche della “forma del prodotto e della
confezione di esso”, purché però essa sia atta “a distinguere i prodotti o i
servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Sulla valutazione della
capacità distintiva del marchio da tempo si è imposto nella nostra
giurisprudenza un accertamento sintetico paragonabile a quello richiesto dai
giudici europei. Infatti, si è affermato che tale giudizio non va compiuto “in
via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata
valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire
con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici”
(Cass. civ., sentenza 21086 del 2005) o, come anche è stato detto, “alla stregua
della impressione complessiva che il confronto tra segni in conflitto può
suscitare nel consumatore medio” (Cass. civ., sentenza 14684 del 2005).
Le
ragioni che fondano la necessità che il marchio di cui si chiede la
registrazione sia effettivamente non confondibile con quelli legittimamente
utilizzati da altre imprese deriva dal fatto che la registrazione comporta una
privativa, ossia il diritto all’utilizzo esclusivo di quel determinato marchio.
Ma se il marchio è privo di reali caratteri distintivi una sua registrazione
comporterebbe l’ingiustificato impedimento ad ogni altro operatore economico del
settore di utilizzare quel marchio (o uno simile), con grave e inammissibile
lesione alla libera concorrenza. Riportiamoci al caso della Mars: se fosse stata
concessa la registrazione del marchio costituito dalla forma rettangolare della
barretta di cioccolato ne sarebbe derivato che nessun altro produttore avrebbe
potuto utilizzarla per smerciare il suo cioccolato, con un effetto paradossale e
gravemente distorsivo, tanto più se si pensa che detta forma è una di quelle più
tipiche.
Sempre a proposito dei marchi di forma e per lo stesso motivo di
non determinare privative arbitrarie, l’art. 9 del d.lgs. 30/2005 vieta – con
formula sovrapponibile a quella utilizzata dalla normativa comunitaria (art.
7(1)(e) dei regg. CE 40/1994 e 207/2009) – la registrazione dei “segni
costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla
forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, salva la eventuale
brevettabilità.
Questa limitazione è stata a suo tempo applicata alla
richiesta di registrazione (non concessa) come marchio di forma del segno
costituito da un ovetto a doppio guscio, di cui quello esterno (di cacao), di
colore marrone, e quello interno (al latte), di colore bianco. Infatti, fu
accertato che in questo caso la forma del prodotto era ciò che gli forniva
valore essenziale, in quanto “tale composizione bicromatica è strutturalmente e
necessariamente collegata al prodotto stesso, tanto da non consentire
l’introduzione di varianti senza snaturarlo sul piano tecnico e organolettico,
poiché la forma colore incide in maniera determinante sul contenuto nutritivo
dietetico del prodotto e ne determina l’apprezzamento e la scelta da parte del
consumatore medio” (Cass. civ., sentenza 13159 del 2004).