Per stabilire se debba essere accolta l’opposizione alla registrazione di un marchio a livello comunitario ai sensi dell’art. 8, par. 4, reg. (CE) 40/1994, occorre verificare se l’opponente ha acquisito diritti a detto contrassegno in base alla normativa dello Stato membro in cui tale detto segno è disciplinato.

La vicenda, tecnicamente alquanto complessa, ruota intorno all’opposizione alla registrazione comunitaria del marchio figurativo “BASMALI” ai sensi dell’art. 8, par. 4, del regolamento (CE) 40/1994 (divenuto l’art. 8, par. 4, del reg. (CE) 207/2009).
Ricordiamo che tale norma statuisce: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”. Si tratta, in buona sostanza, della previsione a livello comunitario del principio, radicato anche nell’ordinamento nazionale, della prevalenza del preuso del segno distintivo.
L’ente comunitario preposto, Uami, respingeva l’opposizione in quanto l’opponente non aveva dimostrato di essere titolare del segno “BASMATI” e comunque perché quest’ultimo doveva considerarsi generico.
Il Tribunale, senza entrare direttamente nel merito della accoglibilità o meno dell’opposizione, ha però osservato che l’Uami non aveva correttamente interpretato la normativa di riferimento.
In primo luogo, i giudici comunitari hanno osservato che l’art. 8 citato non specifica in quale forma debba avvenire l’acquisizione del diritto al marchio pregresso. D’altra parte, la lettura restrittiva datane dall’Uami configgeva con il fatto che i segni di cui all’art. 8 sono più spesso oggetto di uso che di registrazione. Se ne può dedurre che l’Uami avrebbe dovuto verificare se vi era stata da parte dell’opponente l’acquisizione di un diritto al marchio per effetto del suo uso.
In secondo luogo, il fatto che con il termine “basmati” si identifichi un tipo di riso e che, quindi, esso sia di per sé generico, non esclude in assoluto la possibilità di rivendicare un diritto al suo uso, in quanto vi sono denominazioni originariamente descrittive e generiche che, però, possono acquisire una speciale notorietà in quanto utilizzate per designare i prodotti di un particolare operatore.
Infine, il Tribunale ha precisato che la valutazione dei requisiti di fondatezza dell’opposizione, in particolare la pregressa titolarità dello stesso, deve avvenire sulla base del diritto nazionale del Paese dove l’opponente svolge la sua attività, nel caso di specie il Regno Unito.
In conseguenze delle considerazioni sopra esposte il Tribunale ha annullato il provvedimento dell’Uami.