La confondibilità dei marchi deve essere oggetto di un giudizio globale. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi a confronto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Quella approdata alla Corte di giustizia è una vicenda piuttosto controversa,
relativa alla richiesta da parte della società spagnola “Aceites del Sur” della
registrazione come marchio comunitario presso l’UAMI (Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno) di un marchio figurativo, costituito
dall’immagine di una donna seduta in un uliveto, accompagnata dalla dicitura “La
Española”, usato per contraddistinguere prodotti oleari. La società “Aceites
Carbonell” si opponeva alla registrazione, rivendicando l’uso anteriore di un
marchio molto simile, appellandosi all’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento CE
40/1994 (poi novellato dal reg. CE 207/2009), secondo cui deve essere negata la
registrazione del marchio nuovo che possa essere confuso per la sua somiglianza
con altro marchio anteriore. L’opposizione proposta fu respinta dall’apposito
ufficio dell’UAMI per la considerazione che l’elemento distintivo dei due marchi
era la rispettiva denominazione (in un caso “La Española” nell’altro
“Carbonell”), mentre gli aspetti figurativi avevano un debole contenuto
identificativo. La “Aceites Carbonell” ricorreva al Tribunale comunitario di
prima istanza, che riconosceva le sue buone ragioni, osservando che “l’insieme
degli elementi comuni ai due marchi in questione produce un’impressione visiva
complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio La Española riproduce con
grande precisione l’essenziale del messaggio e l’impressione visiva trasmessi
dal marchio Carbonell: la donna vestita con il vestito tipico, seduta in una
certa maniera presso un ramo d’ulivo, con un uliveto sullo sfondo, laddove
l’insieme presenta una disposizione quasi identica degli spazi, dei colori, dei
luoghi in cui sono inserite le denominazioni e della maniera nella quale
l’iscrizione è compiuta”. Il Tribunale ribaltava così l’impostazione dell’UAMI,
considerando che era proprio la rappresentazione visiva a deporre per la
confondibilità dei marchi, mentre la differente denominazione era priva di
capacità distintiva, specie perché collegata alla origine geografica del
prodotto. La conclusione del Tribunale è stata, infine, fatta propria dalla
Corte di giustizia, la quale ne ha tratto spunto anche per focalizzare i
requisiti di valutazione a cui il giudice deve attenersi per valutare la
confondibilità dei marchi a confronto. È stato così ribadito – in conformità con
la giurisprudenza precedente – che la valutazione deve essere globale, prendendo
in considerazione tutti gli elementi che compongono il marchio, al fine di
verificare la loro capacità distintiva. È vero, prosegue la Corte, che il
Tribunale di prima istanza ha enfatizzato la somiglianza dei due marchi sul
piano visivo, ma non ha però omesso un giudizio più complessivo nel momento in
cui ha comunque valutato, ritenendolo trascurabile, il profilo della diversità
delle denominazioni utilizzate. Infatti, secondo la Corte, il pubblico dei
consumatori, che acquista tali prodotti perlopiù nei supermercati, è
particolarmente guidato nelle proprie scelte dall’impatto visivo.